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Protección y propiedad intelectual de software y códigos fuente

¿Debemos entregar nuestros códigos fuente al comprador? Que no te engañen, estos son los mitos y acciones que debemos evitar tanto si desarrollamos software como si lo compramos. Artículo publicado en Economist & Jurist, revista jurídica de referencia nacional.

¿Debemos entregar nuestros códigos fuente al comprador? Que no te engañen estos son los mitos y acciones que debemos evitar tanto si desarrollamos como compramos apps.

En todas las empresas, a día de hoy, utilizamos aplicaciones, desarrollos o elementos de software sujetos a derechos de propiedad intelectual a favor de su autor.

Cuando adquirimos dichos productos bajo licencia de uso, está claro que no se produce una cesión de derechos de propiedad intelectual a nuestro favor, pero ¿El propietario debe entregarnos el código fuente de los mismos? ¿Tenemos derecho a él para realizar actualizaciones o ajustes necesarios en la operativa diaria?

Y si nosotros fuéramos la empresa que desarrolla software, ¿estamos obligados a entregar el código fuente, aunque se opere bajo una licencia de uso, al comprador?

Las empresas que comercializan este tipo de programas o los propios programadores, son reacios a su entrega ya que constituyen el objeto en sí de su negocio, y así lo indican en sus contratos.

En caso de que necesitemos el código fuente para el desarrollo o aplicación de capas adicionales de – por ejemplo; IoT (Internet of things), machine learning, etc, deberemos firmar el oportuno contrato de cesión de software (si se desea además adquirir los derechos de propiedad intelectual).

Fuente: Pixabay

II.- Código fuente. Regulación.

El código fuente es objeto de propiedad intelectual regulada en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril).

El código fuente constituye parte del programa de ordenador y pertenece a su propietario; el autor.

La normativa que regula los derechos de propiedad intelectual es diversa:

A nivel internacional nos encontramos con:

  1. Acuerdo sobre los ADPIC1 o TRIPS2:

Artículo10.- “Programas de ordenador y compilaciones de datos”, define los programas de ordenador como:

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

  1. Tratado OMPI sobre Derechos de autor 1996.

Artículo 4.- Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.

Así mismo, destacamos la legislación europea en la materia:

  1. Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Art. 1.3 El programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor.

Esta norma clarifica el criterio de la originalidad originalidad, siendo suficiente para su protección la “creación individual o propia» del autor.

No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección.

También, se encuentra recogido en legislación española, como es el:

Texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual. Título VII. Programas de ordenador.

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación (Art. 1 y 97 TRLPI). No es necesario ningún registro, ni formalidad.

Arts. 95 a 104, definen los programas de ordenador como;

Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

Art. 96.1. Establece que “La expresión programas de ordenador comprenderá/tendrá la misma protección que sus partes:

(i) Documentación preparatoria

(ii) La documentación técnica y

(iii) Los manuales de uso

(iv) Cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados.

En esta definición no están recogidas, bajo el amparo de los derechos de autor, las ideas y principios en los que se basan los programas de ordenador.

La protección recae sobre la expresión de la idea, pues el objeto de protección no es lo que se pretende sino el cómo se consigue (jurisprudencia obrante en la STS 21 Junio 2007).

III.- Protección de los algoritmos

Los algoritmos y los lenguajes de programación abarquen ideas y principios, estos últimos no están protegidos con arreglo a la Directiva 2009/24/CE:

Las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos son los que sirven de fundamento a sus interfaces.

Pero, se establece el mecanismo de protección por medio del secreto empresarial (Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales):

Impedir divulgación de información en la medida en que dicha información:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta.

Como consejo, debo añadir que los algoritmos se protegen por medio del secreto empresarial, por lo que debe hacerse firmar por los empleados acuerdos de confidencialidad, anexos a sus contratos de trabajo (en el momento de contratación o en un momento posterior), o pactos de no competencia.

IV.- Diferencia entre venta y licencia

Con mucha frecuencia tendemos a confundir los términos «venta» de un programa de ordenador/software/código fuente, con el de «licencia», es decir, de un derecho de uso, más o menos restrictivo.

Cuando queremos adquirir un software y además, los derechos de explotación sobre el mismo, deberemos firmar un acuerdo de cesión de software con el fin de otorgar una mayor seguridad frente a terceros de la cesión del mismo.

Se suele pactar en régimen de exclusividad, es decir, que el propietario no puede comercializarlo a terceros clientes. Además, ese acuerdo de cesión puede ser inscrito en el oportuno registro de la Propiedad intelectual.

Sin embargo, cuando adquirimos la licencia de uso de ese producto, no adquirimos los derechos de explotación del programa o código fuente, sino una licencia de uso con restricciones.

Por ello, en primer lugar, hemos de definir muy bien en qué términos vamos a negociar la adquisición del código fuente; licencia o compraventa, y su clausulado.

V.- Escenarios planteados respecto al Código fuente:

Pero, en caso de no adquirir el programa, y ostentar únicamente una licencia de uso ¿Tengo derecho a que el vendedor me facilite el código fuente?

Aquí podemos encontrarnos dos opciones:

1.- Adquirimos un programa “estandarizado” que forma parte de una cartera comercial de nuestro vendedor.

En este caso, el código fuente constituye parte de desarrollo que el propietario vende a diferentes empresas y que supone la esencia de su propio negocio.

2.- Adquirimos un programa personalizado “ad hoc”, como un preat-à-porter para nuestro negocio.

Se trata de un desarrollo específico para las particularidades de nuestra empresa, bajo nuestras instrucciones y características solicitadas previamente y bajo consenso.

Generalmente, y salvo los programas descargables de tipo EULA (End-User Licence Agreement (EULA), en los que aceptamos los términos y condiciones de uso donde se especifica a quien corresponde la propiedad intelectual y que exclusiones o restricciones existen en la relación y uso del programa, no solemos disponer de documento alguno donde claramente se defina.

Ni mucho menos de si tenemos derecho o no a obtener el código fuente para operar con él a nivel interno – no para comercializarlo.

VI.- Jurisprudencia.

La cuestión de la obtención del código fuente, se ha debatido en los Tribunales como cita laSentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2003 (núm. 492/2003) en la que se dirime la obligación de la entrega del código fuente para realizar modificaciones por parte del comprador y adaptarlo a las necesidades propias de la empresa.

Procede la entrega del código fuente al “cliente” porque “hay que tener presente que el programa informático objeto de autos, no se refiere a un producto estándar, sino que ha sido un programa individualizadoy además sobredimensionado; lo que pretenden hacer los demandados no es una reproducción del mismo, sino de una modificación para adaptarlo a las necesidades del usuario que encargó el programa de ordenador.

Por lo que concluimos que la necesidad de modificación o alteración, se basa en el uso propio del programa de ordenador según finalidad acordada.

En este caso, fue necesario para las normales actividades de la empresa, al demostrarse que el comprador tuvo que adquirir un nuevo programa de distinto proveedor apenas utilizado el anterior y ello:

Por no haberles sido entregada una copia de las “fuentes” del programa de ordenador individualizado, ya que sin ella no se puede actualizar el programa hecho a medida ni por supuesto introducir posibles mejoras”.

Como conclusión añadiré que, para obtener el código fuente en caso de oposición, la jurisprudencia apoya la entrega cuando el producto haya sido “hecho a medida”, en este caso el vendedor deberá entregar el código fuente y definir en el contrato las cuestiones de propiedad intelectual pertinentes.

Así lo refleja la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de marzo de 2006 (num. 164/2006) al establecer que podemos estar obligados a la entrega o no, en función del tipo de desarrollo adquirido. Tan importante como definir claramente en el contrato las obligaciones de las partes para que los términos contractuales sean claros:

Si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidos en los artículos siguientes (al 1281 del Código civil)”, así lo cita la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 26 de diciembre de 2014 (num. 910/2014).

Debemos recoger en un contrato, más sencillo o más complejo, pero en el que queden definidas estas cuestiones que posteriormente pueden dar lugar a conflictos.

En el caso de desarrollos a medida, en lugar de una entrega inmediata del código fuente, se puede pactar su depósito en un tercero de confianza (notario) mediante la firma de un “contrato de Escrow”, de forma que el código es recuperable por el cliente en los casos en los que el desarrollador desaparezca o se encuentre en posición de no poder garantizar el mantenimiento o el soporte de dicho desarrollo.

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